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2018
04

左氧氟沙星注射液发明人离开原单位后一年内作出的发明是原单位的职务发明吗?-知产帝国

发明人离开原单位后一年内作出的发明是原单位的职务发明吗?-知产帝国

阅读提示
实践中,职务发明人的署名权被侵犯、职务发明人无奖无酬、有奖无酬、企业职务发明制度不规范等情况屡见不鲜,问题源头就在于职务发明与非职务发明的界定。《专利法》与《专利法实施细则》对职务发明都有明确规定,其中包含部分细节性问题还需要在实践中予以明确,尤其是员工离退原单位后研发的发明是否属于职务发明的界定问题需要重视。且看本案详解。全文共5480字,阅读时间约14分钟。
裁判要旨
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。其中“执行本单位的任务”具体包括三种情形:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。对于发明人在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造,判断其是否属于原单位的职务发明,应当考虑技术特征的相似性。职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求相同,只要具有一定的关联性即可。华波波若第三人对该职务发明有技术贡献的,益认定该第三人与原单位共同拥有所争议发明创造的专利权。
案情简介
1、上海微创医疗器械(集团)有限公司(以下简称微创公司)为中国领先的高端医疗器械集团。左氧氟沙星注射液王海山于2007年至2015年3月12日期间在微创公司担任技工岗位,秦涛于2011年9月2015年2月4日期间在微创公司担任注册部临床总监岗位。两者均与微创公司签订有员工保密和知识产权所有权协议,同样约定了保密责任和知识产权归属微创公司所有宅门记。
2、上海纽脉医疗科技有限公司(以下简称纽脉公司)成立于2015年3月31日,法定代表人为秦涛,股东包括有秦涛、虞奇峰等五人。
3、涉案专利名称为“一种人工心脏瓣膜输送装置的内管移动机构”的实用新型专利,申请号为XXXXXXXXXXXX.8,申请日为2015年7月27日,授权公告日为2016年2月10日,专利权人为纽脉公司,发明人为虞奇峰、王海山、秦涛。
4、微创公司认为涉案专利实际上是发明人王海山、秦涛在本公司任职期间的职务发明,纽脉公司擅自申请注册该实用新型专利构成侵权。
法院论述
一、涉案专利技术方案是否是王海山、秦涛的职务发明的问题
本案涉案专利技术方案申请日为2015年7月27日,王海山、秦涛分别于2015年3月12日、2015年2月4日从微创公司离职,微创公司主张涉案专利技术方案系王海山、秦涛的职务发明夏尉喻。根据《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十二条规定本威士肖,本案审查重点应在于涉案专利技术是否系王海山、秦涛在微创公司处任职期间或离职后1年内作出,以及涉案专利技术是否与王海山、秦涛在微创公司处承担的本职工作或者单位分配的任务有关。
关于王海山,其离职时间距离涉案专利申请日尚未超过一年。本案中微创公司提交的劳动合同、年度绩效考核表、技术职务任职资格推荐表、工作笔记等证据能够相互印证,可以认定王海山参与微创公司经导管主动脉瓣膜输送系统项目研发。另外,涉案专利技术与王海山在微创公司处的本职工作是否具有相关性。职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求相同白夜叉降诞,只要具有一定的关联性即可,在此关联性判断需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素,而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性,亦无需进行技术特征的一一比对。基于此认识,法院认为,涉案专利技术与王海山参与的微创公司的经导管主动脉瓣膜输送系统技术均属微创治疗心脏瓣膜技术领域,解决的技术问题、所采用的技术手段相同,故应认定涉案专利技术与王海山在微创公司处的本职工作具有较强的相关性。可以认定涉案专利技术系王海山在与微创公司劳动关系终止后1年内作出的,且与王海山在微创公司单位承担的本职工作有关。
关于秦涛,虽然其离职时间距离涉案专利申请日尚未超过一年,但是从秦涛的教育背景、在微创公司的任职情况来看,无任何证据证明秦涛在微创公司处曾经从事过技术研发工作,不能证明涉案专利技术与秦涛在微创公司处承担的本职工作或者单位分配的任务有关天龙之无痕。
因此,涉案专利系王海山的职务发明。
二、虞奇峰对涉案专利技术方案是否有技术贡献的问题
涉案专利技术方案第一发明人的虞奇峰曾是微创公司前沿技术部门负责人,也曾参与过微创公司瓣膜项目研发,2010年8月从微创公司处离职后均在医疗科技公司任职,在涉案专利技术领域具有长期从业经历以及微创介入器械领域的研发经验,可以认定虞奇峰具有较强的医疗器械领域技术研发能力,与涉案专利技术领域具有较强的相关性。另外,法院认为,在专利技术领域,通过结合公开技术方案形成的技术方案不能排除其具有实质性进步,即不能以此来否认涉案专利与微创公司技术之间的差异性。即便涉案专利的各个技术特征与前述微创公司技术方案有关,仍不足以证明涉案专利的技术方案完整来源于微创公司整体技术方案。本案现有证据均不能排除虞奇峰系涉案专利发明人的事实。即微创公司未能提供充分证据足以推翻虞奇峰系涉案专利发明人之事实,故应由微创公司承担相应不利的法律后果。
三、涉案专利技术方案是应由微创公司与纽脉公司共有的问题
首先,依据现有证据及涉案专利文件的相应记载来看,涉案专利系王海山职务发明创造,虞奇峰对涉案发明专利同样有技术贡献。一审判决判定涉案专利归双方共有,具有相应的事实和法律依据;其次,根据《专利法》第十五条的规定,专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。故涉案专利判归微创公司和纽脉公司共有,并不会妨碍双方各自对涉案专利共有权利的行使;再者,一审判决所依据的《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定,系充分考虑承担原单位研发任务的人员离开原单位后的一定时间段内的发明创造往往与在原单位所从事的工作密切关联这一因素,为保护原单位的合法利益,规定员工离职后一段时间内做出的与原单位本职工作有关的发明创造属于原单位职务发明创造。因此,一审判决依据上述法律规定作出相应判定已经充分体现了平衡各方合法利益的价值取向。
实务经验总结
从职务发明相关司法实践来看, 职务发明与非职务发明的界定是其中较为核心的一大问题,既要注意平衡保护职务发明人和单位的合法权益,又要充分调动职务发明人与单位的创新积极性,提高创新能力。从《专利法》第六条的规定来看,职务发明分为两类:
1、执行本单位任务所完成的发明创造,这也是职务发明创造的主要类型。“本单位”还包括临时工作单位。《专利法实施条例》将“执行本单位的任务”细分为三种情况:
(1)在本职工作中所作出的发明创造。所谓本职工作就是单位确定的发明人或者设计人的工作职责或具体的工作任务。结合本案来看,判断员工本职工作时通常会结合员工所学专业或技术特长,但所学专业并不能和本职工作等同;职务发明创造的时间并不限于工作时间,毕竟搞发明的脑力劳动并不受上下班时间限制,而且即便是上班时间完成的发明创造,如果并非执行本职工作又没有利用本单位的物质技术条件,同样不能认为其属于之物发明。
(2)履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造,例如员工的本职工作并非研究工作,单位安排参加临时或短期的研究工作,由此作出的发明创造仍然属于职务发明。
(3)退职、退休或者调动工作后1年内作出的与其原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。其中包含期限要求与关联性要求。从本案来看,如果调动人员离开原单位一年内继续开发、研究课题,同时又利用了新单位的物质技术条件,或者有第三人对该课题付出技术贡献的,那么研究得到的技术成果由原单位和新单位或者第三人依照协议确定崔乙幕 ,不能达成协议的,由双方合理共享。
2、主要利用了单位的物质技术条件。换言之,在单位没有指派、委托研究、开发工作的情况下,主要利用本单位的物质条件作出的发明创造也应当属于职务发明创造成乔。这里的物质技术条件应当包括资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术情报或者技术资料等。其中不对外公开的技术情报或者资料是指该单位拥有的内部情报或者资源,如技术档案、设计图纸和新技术信息等。
相关法律法规
《中华人民共和国专利法》
第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。
非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
《中华人民共和国专利法实施条例》
第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:
(一) 在本职工作中作出的发明创造;
(二) 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
(三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
案件来源
上海微创医疗器械(集团)有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞奇峰等专利权权属纠纷案【(2017)沪民终327号】
延伸阅读
相关案例1:沈晓云与崔晓宏损害公司利益责任纠纷案【(2015)民申字第1149号】
《专利法》第六条、《专利实施细则》第十二条规定了何为职务发明。具体到本案,首先,公司法定代表人的行为并不完全等同于公司行为雷春美简历。崔晓宏作为诺亚公司的法定代表人,同时也是独立的民事主体,具有双重身份。不能仅以崔晓宏作为诺亚公司法定代表人的身份就认定其所有发明创造当然属于职务发明。从本案证据看,诺亚公司章程、增资入股协议、诺亚公司2005、2006年度年检报告书以及联营协议书中均不能证明涉案专利是崔晓宏执行诺亚公司的任务或者主要是利用诺亚公司的物质技术条件所完成的发明创造;也不能证明涉案专利是崔晓宏在本职工作或履行诺亚公司交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。鉴于崔晓宏、沈晓云及诺亚公司未对沈晓云增资入股后崔晓宏申请专利的权利和专利权的归属作出任何约定,沈晓云又不能证明涉案专利属于崔晓宏执行诺亚公司任务的职务发明,因此,涉案专利权不当然归属于诺亚公司。
其次,从诺亚公司与崔晓宏之间的劳动合同关系来看,崔晓宏在诺亚公司任职期间申请的绝大多数与电动车相关专利的专利权归其个人单独或与他人共同享有,归诺亚公司享有专利权的仅两项,且该两项专利均系诺亚公司在沈晓云参股该公司之前三年多的时间里申请的专利。因此,崔晓宏在诺亚公司任职期间发明专利的专利权并非当然归诺亚公司享有。
最后,根据本案查明的事实,沈晓云、爱特福公司与崔晓宏、诺亚公司之间为增资入股协议、联营协议及涉案专利进行了一系列的诉讼,既往判决中法院认为“爱特福公司无证据证明崔晓宏以个人名义申请的涉案专利系职务发明,爱特福公司认为涉案专利系诺亚公司所有且依据联营协议可合理使用的抗辩理由不能成立”蒋木木。鉴于沈晓云未能提交充分的证据证明涉案专利属于崔晓宏执行诺亚公司任务的职务发明,涉案专利应当属于崔晓宏的个人发明而归其个人享有。
相关案例2:3M中国有限公司、张伟锋与3M创新有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案【(2014)沪高民三(知)终字第120号】
《专利法》第十六条规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。根据《实施细则》第七十八条规定,被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。从该法条的立法本意看,就是要给予知识产权的职务发明人或者设计人与其实际贡献相当的报酬,该报酬的实质是发明人或者设计人应当获得的劳动报酬。因此,职务发明人或者设计人获得报酬的范围除了从被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利而收取的使用费中提取之外,还应当包括转让专利权(包括转让专利申请权并已实际获得授权)后由该受让人实施或者许可他人实施该专利取得经济效益后应支付的报酬的情形,这也符合科技成果转化实施的目的。
至于职务发明报酬数额的确定,《实施细则》第七十六条规定,“被授予专利权的单位可以与发明人或者设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。”另外,第七十七条、第七十八条规定了被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的处理方式。本案中,3M中国公司制定的“3M中国职务发明奖金计划”属于《实施细则》所称的规定职务发明报酬的单位规章制度。作为报酬支付方的3M中国公司本应在本案审理中提供具体的计算依据和计算过程,但是3M中国公司未提供其向张伟锋支付的2010年职务发明报酬的计算过程,其中作为计算依据的各项数据如年销售额、产品系数、专利分配系数、发明人分配系数等并不明确,因此该职务发明报酬数额的真实性、合法性均难以确认。3M中国公司将涉案发明的权利转移给3M创新公司所获得的对价、实施涉案发明专利所获取的利润、专利权人对外许可所收取的使用费等,均难以查明。法院综合全案情况,酌情确定3M中国公司向张伟锋支付20万元职务发明报酬。

张颖律师
简 介
张颖律师现担任北京市两高律师事务所高级合伙人、知识产权部主任兼知识产权专业委员会负责人乐鼓热线,北京顺维知识产权代理有限公司创始合伙人、中国科技金融法律研究会理事、北京影视娱乐法学会理事,喜马拉雅签约资深授课专家。自2011年即开始从事知识产权领域的工作和研究,擅长专利撰写、专利检索、专利无效分析、专利的PCT申请及国外申请,专利复审及无效行政复审程序和诉讼程序。精通商标的马德里申请及国外申请、商标侵权、商标的复审及行政诉讼。深度研究影视娱乐法,尤其对影视剧的创作、摄制、发行、放映过程中所涉及的影视投融资、演艺经纪、影视作品版权、影视合同等领域具有丰富的实务经验。
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陈安玥 高级法律顾问
简 介
本科毕业于南京大学生物化学系,赴新南威尔士大学(UNSW)生物医药工程专业取得硕士学位。毕业后在国家知识产权局从事专利审查多年,主要审查领域为医疗材料、医疗器械、植入假体等,精通专利撰写、检索和分析。具备出色的英语功底,2014年曾前往世界知识产权组织工作,对医药、化学领域的专利疑难案件具有丰富的经验。
专注为知识产权重大疑难案件提供整体解决方案
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